Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn phát triển hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng thị trường đến các quốc gia, lãnh thổ khác. Để đảm bảo việc kinh doanh thuận lợi ở thị trường nước ngoài, bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện về kinh doanh, hiểu về thị hiếu, văn hóa, tuân thủ pháp luật,… thì một trong những công việc quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu tâm, đó là, thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu tại các quốc gia đang và sẽ đầu tư, phân phối, cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Việc này nhằm bảo vệ độc quyền thương hiệu của doanh nghiệp tại các quốc gia đó, tránh sự chiếm đoạt từ các công ty nước ngoài như câu chuyện của cà phê Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc hay gần đây nhất là gạo ST25.

Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài.

1. Thương hiệu là gì?

Theo Wikipedia, Thương hiệu là tên gọi, thuật ngữ, thiết kế, hình tượng hoặc các dấu hiệu khác giúp phân biệt một tổ chức hoặc một sản phẩm với đối thủ trong mắt của người tiêu dùng. Các dấu hiệu có thể là những ký hiệu, biểu trưng (logo), thiết kế, từ ngữ mang tính khẩu hiệu (slogan), … được gắn vào bao bì sản phẩm, mác sản phẩm, hay bản thân sản phẩm. Vì để giúp phân biệt các doanh nghiệp, thương hiệu hay được in trên các tờ giới thiệu doanh nghiệp, trụ sở doanh nghiệp, danh thiếp của cán bộ nhân viên doanh nghiệp, website của doanh nghiệp…

Theo Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới – WIPO (World Intellectual Property Organization): Mặc dù thuật ngữ “thương hiệu” đôi khi được sử dụng như một từ đồng nghĩa của “nhãn hiệu” trong lĩnh vực thương mại, nhưng nó thường được sử dụng theo nghĩa rộng hơn bao gồm sự kết hợp của các yếu tố hữu hình và vô hình, chẳng hạn như một nhãn hiệu, một thiết kế, biểu tượng, hình ảnh thương mại, khái niệm, ảnh và danh tiếng mà các yếu tố đó liên quan tới các sản phẩm dịch vụ cụ thể. Một số chuyên gia coi bản thân hàng hóa hoặc dịch vụ là một phần của thương hiệu. (Nguyên gốc: Although the term “brand” is sometimes used as a synonym for a “trademark”, in commercial circles the term “brand” is frequently used in a much wider sense to refer to a combination of tangible and intangible elements, such as a trademark, design, logo and trade dress, and the concept, image and reputation which those elements transmit with respect to specified products and/or services. Some experts consider the goods or services themselves as a component of the brand).

Như vậy, thương hiệu được hiểu là dấu hiệu, theo đó:

• Dấu hiệu này có thể là tên gọi, ký hiệu, biểu trưng, thiết kế, slogan hay bất kỳ dấu hiệu nào khác.
• Dấu hiệu này dùng để nhận diện một sản phẩm, một dịch vụ hay nhận diện nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ của Doanh nghiệp, Công ty;
• Dấu hiệu này thường được gắn lên bảng hiệu, hàng hoá, bao bì, giấy tờ giao dịch, website, fanpage, các phương tiện kinh doanh,…của Doanh nghiệp.

Vai trò của Thương hiệu là để Người tiêu dùng có thể phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một Doanh nghiệp, cũng như giữ chân khách hàng luôn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp đó.

2. Đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài là gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài là việc Người nộp đơn nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại quốc gia khác với quốc gia mà Chủ đơn mang quốc tịch, để nhận được sự bảo hộ ở các quốc gia đó, tránh xâm phạm thương hiệu. Từ đó, chủ thương hiệu có thể mở rộng phạm vi quyền độc quyền thương hiệu, không ai có thể sử dụng thương hiệu giống hoặc tương tự với thương hiệu của bạn trong cùng lĩnh vực tại bất kỳ một hoặc nhiều quốc gia hay vùng lãnh thổ nào mà bạn đã đăng ký. Đồng thời, bạn sẽ phát triển được phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp và những sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu doanh nghiệp bạn sẽ tiếp cận được với nhiều nguồn khách hàng hơn.

3. Tại sao cần đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài?

– Bảo hộ thương hiệu là một thủ tục đặc thù mang tính lãnh thổ. Khi bạn đăng ký và được bảo hộ độc quyền thương hiệu tại quốc gia nào thì thương hiệu của bạn chỉ có hiệu lực độc quyền tại quốc gia đó, không đương nhiên độc quyền tại các quốc gia khác. Do đó, nếu bạn muốn bảo hộ thương hiệu ở quốc gia nào thì phải làm thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu tại quốc gia đó;

– Trong phạm vi một quốc gia, nếu một nhãn hiệu mà không được đăng ký bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dù thương hiệu đó đã có trên thị trường, thì bạn và tất cả mọi người ở quốc gia đó đều có quyền sử dụng thương hiệu ở quốc gia đó;

– Khi bạn đăng ký và được cấp Văn bằng bảo hộ thương hiệu tại các quốc gia mà bạn muốn, thì chỉ mình bạn được độc quyền sử dụng thương hiệu đó, và bạn có quyền ngăn cấm người khác sử dụng thương hiệu tương tự, nhầm lẫn với thương hiệu của bạn trong phạm vi các quốc gia đó;

– Trường hợp bạn kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ở nước ngoài, nhưng không đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước đó, và có người khác đăng ký thương hiệu mà bạn đang sử dụng, thì họ có quyền CẤM bạn sử dụng, ngay cả khi họ không sử dụng thương hiệu này, và họ có thể yêu cầu bạn mua lại với giá khá cao, gọi là đầu cơ thương hiệu. Nếu bạn rơi vào tình huống này, chắc chắn bạn sẽ gặp rủi ro (hải quan ngăn chặn không cho bạn nhập hàng,…) và tốn kém chi phí cho các hoạt động giải quyết tranh chấp.

4. Cách thức đăng ký bảo hộ ở nước ngoài (trực tiếp, qua NĐT)

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu từ Việt Nam ra nước ngoài tương đối phức tạp, tùy từng trường hợp cụ thể, bạn có thể lựa chọn một trong những cách thức đăng ký sau:

♦Cách 1: Đăng ký thông qua các Công ty dịch vụ hoặc Luật sư ở quốc gia mà bạn muốn thương hiệu của bạn được bảo hộ.

Bạn chỉ nên lựa chọn cách này khi quốc gia bạn muốn được bảo hộ không phải là thành viên của Nghị định thư Madrid và Thoả ước Madrid, hoặc là thành viên rồi nhưng bạn muốn nộp đơn trực tiếp do bạn có người quen hoặc bạn đang có công ty làm dịch vụ cho bạn.

♦Cách 2: Đăng ký theo Nghị định thư Madrid hoặc Thoả ước Madrid.

Cách này sẽ phù hợp hơn khi bạn muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại nhiều quốc gia, lãnh thổ, khi đó, Bạn chỉ cần nộp một bộ hồ sơ đến Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) để được bảo hộ cùng lúc tại nhiều quốc gia, với cách thức đăng ký này sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều không chỉ về thời gian mà còn về chi phí.

Tuy nhiên, để lựa chọn cách thức này, bạn cần lưu ý các quốc gia bạn muốn được bảo hộ phải đang là thành viên của Nghị định thư Madrid hoặc Thỏa ước Madrid. Bạn cũng cần lưu ý rằng:

+ Nếu quốc gia bạn muốn được bảo hộ là thành viên của Thỏa ước Madrid thì bạn cần phải có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó, tức là đã được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam trước khi tiến hành đăng ký lên Cơ quan WIPO.

+ Nếu quốc gia bạn muốn được bảo hộ là thành viên của Nghị định thư Madrid thì bạn chỉ cần có Quyết định chấp nhận hợp lệ hình thức về việc nộp đơn đăng ký thương hiệu tại Việt Nam để đáp ứng điều kiện hồ sơ tối thiểu cho việc đăng ký lên Cơ quan WIPO.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký thương hiệu ở nước ngoài gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài sẽ phụ thuộc vào hình thức đăng ký mà bạn lựa chọn. Trường hợp bạn nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại các quốc gia bạn muốn được bảo hộ, bạn cần phải đáp ứng các quy định về hồ sơ mà pháp luật các quốc gia đó quy định.

Đối với cách thức nộp hồ sơ đăng ký qua Nghị định thư Madrid và Thoả ước Madrid, bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

1) Tờ khai đăng ký (tải về)

2) Tờ khai MM2 (tải về)

3) 05 mẫu thương hiệu cần đăng ký (kích thước 80 x 80 mm).

4) Bản sao đơn đăng ký thương hiệu tại Việt Nam hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

5) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);

6) Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

7) Bản MM18 trong trường hợp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định vào Hoa Kỳ (tải về);

8) Các tài liệu khác (tùy trường hợp bạn cần bổ sung thêm tài liệu như Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu, …).

6. Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu ở nước ngoài ở đâu?

Tuỳ thuộc vào cách thức đăng ký như đã đề cập tại Mục 4 mà địa điểm nộp hồ sơ sẽ khác nhau. Cụ thể:

– Đối với cách thức đăng ký trực tiếp tại các quốc gia bạn muốn bảo hộ, bạn sẽ nộp hồ sơ tại các cơ quan nhãn hiệu của quốc gia đó.

– Đối với cách thức đăng ký theo Nghị định thư Madrid và Thoả ước Madrid, bạn sẽ nộp hồ sơ tại các Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký, nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo nộp phí để người nộp đơn chuyển phí cho WIPO qua ngân hàng và nộp lại chứng từ nộp phí cho Cục Sở hữu trí tuệ. Tiếp đó Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra và chuyển đơn đăng ký cho Cơ quan WIPO. Trường hợp có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra công văn yêu cầu người nộp đơn khắc phục thiếu sót.

7. Phí đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài bao nhiêu?

Theo thông tin được nêu tại Mục 4, phí đăng ký phụ thuộc vào cách thức đăng ký mà bạn lựa chọn. Về cơ bản, phí đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài sẽ phụ thuộc vào các yếu tố:

1) Số lượng thương hiệu đăng ký;

2) Số lượng sản phẩm, dịch vụ đăng ký;

3) Số lượng quốc gia yêu cầu bảo hộ;

4) Màu sắc thương hiệu của bạn là trắng đen hay có màu.

Đối với trường hợp bạn đăng ký trực tiếp tại các quốc gia bạn muốn được bảo hộ, bạn sẽ nộp phí theo quy định của quốc gia đó.

Đối với trường hợp bạn đăng ký theo Nghị định thư Madrid và Thoả ước Madrid, bạn cần nộp 2 khoản phí:

– Một là, phí thẩm định sơ bộ hình thức nộp đơn đăng ký cho Cục Sở hữu trí tuệ: 2.000.000VNĐ;

– Hai là, phí nộp cho Cơ quan WIPO, bạn có thể tự kiểm tra phí, lệ phí theo đường link: https://madrid.wipo.int/feecalcapp/

8. Những lưu ý khi đăng ký thương hiệu ở nước ngoài?

– Thứ nhất, nguyên tắc cơ bản khi đăng ký nhãn hiệu đang được áp dụng phần lớn các quốc gia đó là nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, nghĩa là ai nộp đơn đăng ký trước thì được xem xét bảo hộ trước. Tuy nhiên, có một số ít quốc gia như Mỹ, Anh, Ấn Độ, Singapore… có quy định đặc thù, họ áp dụng nguyên tắc “sử dụng trước”, nghĩa là người nào chứng minh được mình đã sử dụng thương hiệu đó tại lãnh thổ quốc gia đăng ký trước thì người đó có quyền đăng ký và được xem xét bảo hộ trước.

– Thứ hai, như đã đề cập ở trên, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu là một thủ tục đặc thù mang tính quốc gia, nên khi đăng ký, bạn cần đáp ứng nhiều điều kiện mà pháp luật tại các quốc gia đó quy định. Quan trọng nhất là thương hiệu bạn đăng ký không được TRÙNG hoặc TƯƠNG TỰ gây nhầm lẫn với bất kỳ Thương hiệu nào của người khác đã nộp đơn trước hoặc đã sử dụng trước (xét về phát âm, cấu trúc, ý nghĩa, hình thức thể hiện) trong phạm vi quốc gia đó.

Vì vậy, bạn cần kiểm tra trước thương hiệu của bạn dự định đăng ký có đáp ứng các điều kiện cơ bản tại quốc gia bạn muốn được bảo hộ hay không. Tuy nhiên, việc kiểm tra này rất khó thực hiện, yêu cầu bạn phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thì mới có thể. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm một Công ty luật hoặc một Tổ chức chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm để họ đánh giá.

– Thứ ba, khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài, bạn cần phải chỉ định rõ các quốc gia, vùng lãnh thổ mà bạn muốn được bảo hộ.

– Thứ tư, Tùy vào cách thức đăng ký mà ngôn ngữ sử dụng trong bộ hồ sơ là khác nhau (ngôn ngữ nước nộp hồ sơ nếu bạn đăng ký trực tiếp và tiếng Anh hoặc Pháp,… Nếu bạn nộp thông qua Nghị định thư Madrid và Thoả ước Madrid

– Thứ năm, thời gian để các quốc gia xem xét bảo hộ thương hiệu cho bạn thường kéo dài khá lâu, tối thiểu là 12 tháng. Và trong suốt thời gian này, bạn phải theo dõi các thông báo của Cơ quan WIPO (không phải là Cục Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nữa), nếu không, việc nộp đơn đăng ký sẽ không mang lại kết quả gì. Nếu bạn nhờ một Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp thì họ sẽ làm việc đó cho bạn.

9. Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài của Công ty Luật CIS

Công ty Luật Bản quyền Quốc tế (CIS Law Firm) là Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp được chứng nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Luật sư và chuyên viên của Chúng tôi đã được đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ từ Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Chúng tôi có đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ bạn:

• Tra cứu thông tin liên quan đến thương hiệu ở nước ngoài;
• Tư vấn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài;
• Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài;
• Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài;
• Ghi nhận những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu ở nước ngoài;
• Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu ở nước ngoài;
• Quản lý hồ sơ đăng ký thương hiệu ở nước ngoài đến khi có kết quả cuối cùng, chủ động cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và kịp thời phúc đáp ý kiến của Cơ quan đăng ký.

Để giải đáp thắc mắc về vấn đề thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài. Bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ:

PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580
Email: info@cis.vn – sohuutritue@cis.vn